par adminPrécisions sur les limites du droit du revendeur de produits authentiques
Arrêt Fruit of the Loom : précisions sur les limites du droit du revendeur de produits authentiques
Dans une affaire opposant la société de droit américain « Fruit of the Loom », titulaire de marques éponymes assez connues pour les produits de la classe 25 (vêtements) et en particulier les t-shirts et sweat-shirts, à la société Tanit, revendeur de produits authentiques, la Cour d’appel de Paris (Pôle V – Chambre 2) a rendu un arrêt en date du 17 mars 2023 condamnant le revendeur précité sur le fondement de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale.
Cet arrêt est intéressant car il rappelle et précise des notions importantes :
- Sur l’épuisement du droit et sur les droits du revendeur de produits authentiques
Fruit of the Loom reprochait à la société Tanit d’avoir déposé et d’exploiter de nombreux noms de domaines comportant le signe « Fruit of the Loom » (par exemple « fruit-of-the-loom.fr ») protégé par plusieurs marques françaises et européennes appartenant à Fruit of the Loom, sans son autorisation.
Tanit se défendait notamment en invoquant l’épuisement du droit. Tanit indiquait qu’elle bénéficiait d’une sorte de licence tacite (sic) l’autorisant à utiliser la marque « Fruit of the Loom » à titre de nom de domaine, dans la mesure où elle revendait des produits authentiques, c’est-à-dire licitement revêtus de la marque du titulaire et commercialisés pour la première fois dans l’Union Européenne par le titulaire ou avec son consentement.
Il s’agit d’une vision trop extensive de la règle d’épuisement du droit (article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle). En effet, s’il est licite de revendre des produits authentiques sur le territoire de l’Union Européenne quand ceux-ci ont été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement, cela n’autorise pas pour autant le revendeur à utiliser la marque comme bon lui semble.
Certes, en principe, le revendeur de produits authentiques dispose du droit d’annoncer cette vente car le droit de promouvoir est en quelque sorte l’accessoire du droit de vendre (par exemple, CJUE, 4 novembre 1997, Dior / Evora, C-337/95).
Cependant, la réservation et l’usage d’un nom de domaine comportant la marque va bien au-delà d’une simple annonce. A l’instar de l’exploitation d’une enseigne dans le monde réel, la réservation et l’exploitation du nom de domaine correspond à un usage de la marque dans la vie des affaires, distinct du droit de vendre, qui relève nécessairement du monopole du titulaire.
Tanit est donc condamnée pour contrefaçon du fait de l’exploitation des noms de domaines reproduisant la marque « Fruit of the Loom » et la Cour ordonne qu’elle procède aux formalités de transfert, à ses frais.
- Sur l’exploitation du nom de domaine reproduisant une marque protégée
Il était prouvé par Fruit of the Loom que la plupart des noms de domaine reproduisant la marque « Fruit of the Loom » étaient exploitée par Tanit car ils redirigeaient vers une boutique de vente en ligne de t-shirts personnalisables.
Il est intéressant de noter que la Cour accepte de prendre en considération, à ce titre, des extraits du site « Archive.org », alors que jusqu’alors la jurisprudence nationale y étaient réticente. Cette remarque est cependant à tempérer car il semble que l’appelante avait reconnue l’exploitation de ces noms de domaine dans ses écritures de première instance. Il est cependant probable que la jurisprudence évolue sur ce point et finisse par admettre (à l’instar de l’Office européen des brevets par exemple) la force probante de constats portant sur les pages du site Archive.org.
Pour d’autres noms de domaine, l’exploitation par Tanit n’était pas caractérisée, de sorte que seule la réservation desdits noms était reprochée. Logiquement, la Cour rappelle une jurisprudence établie selon laquelle la seule réservation du nom de domaine, bien qu’il reproduise la marque, ne constitue pas un acte d’usage dans la vie des affaires et n’est donc pas constitutive de contrefaçon. Il s’agit d’une solution identique à celle retenue en matière de dépôt de marque (Cass. Com., 13 octobre 2021).
Certains noms de domaines, réservés par Tanit, pour lesquelles aucune exploitation n’était démontrée, échappent donc à la condamnation.
Pour finir, on peut regretter la faiblesse de l’indemnisation que Tanit a été condamnée à payer au titulaire des droits :
– 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon
– 10.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale
– 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il semble que 15 noms de domaines contrefaisants avaient été réservés par le contrefacteur, dont certains, y compris fruit-of-the-loom.fr étaient exploités depuis 2010, privant ainsi le titulaire légitime de la possibilité de les réserver et de les exploiter. Il en a nécessairement résulté une captation illicite de clientèle pour le titulaire ainsi qu’une atteinte à son image de marque extrêmement importante voire irréparable. Il est à craindre que ce manque de générosité ne décourage plus encore les titulaires de défendre leurs droits et titres devant les juridictions françaises.
par adminLa surveillance de Marques : intérêts et solutions
Si le dépôt de la marque permet de constituer un monopole, la surveillance est l’outil indispensable pour le maintenir.
En effet, votre marque est le signe à travers lequel vos clients vont identifier votre activité et vous distinguer de vos concurrents. Elle représente votre identité, vos valeurs et votre image.
Afin que vous puissiez bénéficier pleinement du monopole conféré par la marque, il est nécessaire de la protéger et de la défendre en mettant en place une surveillance sur celle-ci.
- Quels intérêts ?
Contrairement à ce que pensent de nombreux déposants, il n’appartient pas à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de vérifier si une marque est disponible. Il est donc tout à fait possible que l’INPI accepte d’enregistrer une marque déjà déposée, sans que le titulaire des droits antérieurs n’en soit informé.
Il appartient donc aux titulaires de s’assurer que les tiers ne portent pas atteinte à leurs droits en surveillant leurs marques.
La surveillance est d’autant plus stratégique et importante qu’elle permet d’identifier rapidement les dépôts gênants effectués par des tiers afin de mieux s’y opposer, le cas échéant, sans avoir à engager les frais d’une action judiciaire. En effet, certaines procédures administratives, rapides et peu coûteuses, existent pour défendre vos droits mais elles sont enfermées dans un délai très court (par exemple, le délai d’opposition est de 2 mois en France).
On ajoutera que le titulaire d’une demande de marque sera plus enclin à la retirer en amont de son projet, lorsque les investissements de communication autour de la marque n’ont pas encore été engagés.
- Quels risques ?
Le titulaire qui ne surveillerait pas activement sa marque s’expose à une dilution de son monopole en laissant des tiers, potentiellement concurrents, copier ou imiter son signe distinctif lui permettant de rallier sa clientèle.
Par ailleurs, le droit prévoit que le titulaire d’une marque qui aurait toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure est irrecevable à agir. C’est ce que l’on appelle la forclusion par tolérance.
Il est donc nécessaire que le titulaire soit réactif et opère une surveillance active de ses marques pour agir efficacement contre les dépôts susceptibles de le gêner.
- Quelles solutions pour surveiller sa marque ?
Chez Roman-André, nous proposons la mise en place d’une stratégie de surveillance personnalisée. Nous adaptons notre proposition de surveillance en fonction de vos territoires d’intérêt (France, Union européenne, Europe géographique, monde entier, etc.) et des droits que vous souhaitez cibler (marques, dénominations sociales et/ou noms de domaine).
Dans le cadre de cette prestation, nous analysons quotidiennement les nouveaux dépôts afin d’identifier et de vous signaler ceux qui seraient susceptibles de vous gêner. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez agir, nous analysons les chances de succès et vous conseillons sur les moyens d’action les mieux adaptés pour défendre vos droits.
N’hésitez pas à contacter le Département Marques du cabinet afin d’obtenir plus d’informations concernant la surveillance de marques.
par adminBREXIT : Quel impact ?
A compter du 1er janvier 2021, les marques et les modèles qui désignent l’Union européenne (UE) ne vous protègeront plus au Royaume-Uni. Cela concerne en pratique : les marques de l’UE, les modèles communautaires ainsi que les marques et modèles internationaux désignant l’UE.
Si vos titres de propriété intellectuelle concernés sont déjà enregistrés et publiés, l’Office du Royaume-Uni (UKIPO) procédera automatiquement et gratuitement à un clonage de votre titre au Royaume-Uni. Vous détiendrez ainsi un nouveau titre national de propriété intellectuelle au Royaume-Uni.
Pour les titres déposés mais non encore enregistrés (ou dont la publication a été ajournée, pour les modèles), le clonage ne se fera que sur demande et sera payant. Le délai pour procéder à cette demande expirera le 30 septembre 2021.
Pour les cas de clonage automatique, notre Cabinet aura le plaisir de vous offrir la prise en charge des frais de gestion liés à la création des nouveaux titres dans nos logiciels métier.S’agissant des cas de clonage sur demande, nous vous contacterons directement (si vous êtes concernés) afin de vous informer des démarches à prévoir, le cas échéant.
CONSEILS ET BONNES PRATIQUES
Pour optimiser votre protection :
1) Signalez-nous rapidement tout changement lié à vos titres (transfert de propriété, changement d’adresse, etc.) afin que nous procédions si possible aux inscriptions requises avant que le clonage soit effectué.
2) Vérifiez vos contrats et accords (notamment leur portée géographique) et interrogez votre Conseil.
3) Anticipez les frais à prévoir pour renouveler vos nouveaux titres au Royaume-Uni. A noter que tout titre de l’UE dont la date de renouvellement intervient après le 1er janvier 2021 devra également être renouvelé au Royaume-Uni.4) Si vous avez des intérêts stratégiques au Royaume-Uni mais n’êtes pas certain d’être (bien) protégé sur ce territoire, sollicitez votre Conseil habituel.