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Financement de l’innovation par la propriété intellectuelle

L’ère de la propriété intellectuelle de ces 30 dernières années s’est caractérisée par une augmentation continue du nombre de dépôts de demandes de brevet et de titre de propriété intellectuelle auprès des principaux offices de propriété intellectuelle et par une utilisation accrue de la propriété intellectuelle par les entreprises. Dans le cadre de la transition vers une économie du savoir, la valeur des entreprises est de plus en plus déterminée par des actifs incorporels tels que le savoir-faire, les marques ou les compétences technologiques.

En 1973, 17% de la valeur des entreprises de l’indice S&P 500 provenait d’actifs incorporels et 83% d’actifs corporels, selon une étude de la banque marchande de propriété intellectuelle américaine Ocean Tomo. Revirement total quarante ans plus tard, puisqu’en 2015 84% de cette valeur dépendait d’actifs incorporels et seulement 16% d’actifs corporels tels que des biens immobiliers.

Il n’est donc pas surprenant que les décideurs s’efforcent de sensibiliser les entreprises à l’importance de la protection des actifs incorporels contre leur utilisation non autorisée ou leur copie illégale par des concurrents. Et pour eux, les droits de propriété intellectuelle constituent le meilleur moyen d’y parvenir. Dès lors, de nombreuses entreprises commencent à comprendre que les droits de propriété intellectuelle sont une forme d’assurance nécessaire. Si, pour beaucoup, cela peut suffire, ce point de vue un peu étriqué ne rend pas compte des possibilités d’utiliser les droits de propriété intellectuelle de manière anticipative pour financer de nouvelles innovations et générer de nouvelles sources de revenus.

Comment la propriété intellectuelle peut aider à obtenir un financement

Les investisseurs se concentrent sur les décisions visant à maximiser la valeur des actions de l’entreprise. Ainsi, ils privilégient habituellement la prise de participation moyennant l’achat d’actions, ou l’endettement, moyennant l’octroi de prêts. On peut également considérer que les subventions à la recherche et le développement (R-D) participent aussi au financement des sociétés. Dans chaque cas de figure, les droits de propriété intellectuelle peuvent jouer un rôle important dans la mobilisation de capitaux et le financement de l’innovation.

Propriété intellectuelle et capital social

Dans le cas de participations au capital, la propriété intellectuelle peut jouer un rôle crucial s’agissant d’obtenir des fonds et de susciter l’intérêt des investisseurs. Les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets sont importants pour les start-up qui cherchent à attirer du capital-risque.

De nombreuses études montrent que les capital-risqueurs sont davantage susceptibles de financer les entreprises qui misent sur la propriété intellectuelle. Celles-ci présentent plusieurs atouts pour les investisseurs. Premièrement, les start-up – qui n’ont généralement pas de gros volumes de vente – peuvent prouver que leurs idées ont de la valeur dans la mesure où elles ont satisfait aux critères de brevetabilité lors de l’examen des demandes de brevet. Deuxièmement, les brevets offrent l’assurance que les inventions ayant présidé à la création d’une start-up ne pourront pas être copiées facilement par d’autres entreprises. Troisièmement, si la start-up fait faillite, il reste les brevets, qui peuvent être vendus ou concédés sous licence à des tiers, ce qui limite les pertes éventuelles pour les investisseurs. Et quatrièmement, les brevets peuvent permettre à la start-up de se distinguer et d’attirer l’attention des investisseurs.

L’intérêt des différents droits de propriété intellectuelle en termes de financement dépend du secteur considéré.

L’intérêt des différents droits de propriété intellectuelle en termes de financement dépend du secteur considéré. Dans le secteur des sciences de la vie ou d’autres industries de haute technologie par exemple, les brevets constituent les garants de la création, de la croissance et de la pérennité des entreprises. Dans d’autres secteurs où l’image de l’entreprise est particulièrement importante, les droits attachés aux marques peuvent prendre le pas. Et, dans certains cas, c’est tout le modèle d’affaires qui peut être fondé sur les droits de propriété intellectuelle. Prenez par exemple le franchisage, qui est une modalité parmi d’autres de commercialisation de la propriété intellectuelle.

Droits de propriété intellectuelle et financement par l’emprunt

Les droits de propriété intellectuelle peuvent également jouer un rôle dans le financement par emprunt, en servant de garantie pour des prêts. Bien que l’utilisation des droits de propriété intellectuelle pour souscrire à des emprunts s’inscrive dans la même logique que dans le cas de la participation au capital des entreprises, elle est beaucoup moins courante. Pour autant, ce marché peut réserver des surprises. Certains estiment que les prêteurs–risque, tels que la Silicon Valley Bank et d’autres bailleurs de fonds non institutionnels spécialisés, fournissent un apport d’environ 5 milliards de dollars É.-U. par an aux start-up. Cependant, d’autres observateurs considèrent que l’utilisation des brevets comme garantie pour accéder au financement par l’emprunt est purement anecdotique. Ces points de vue peuvent être interprétés de deux manières. Premièrement, l’utilisation de la propriété intellectuelle dans le financement par l’emprunt peut effectivement être envisagée. Deuxièmement, elle peut également soulever des difficultés, ce qui explique les perspectives restreintes de ce type de financement. Cela dit, il est manifestement nécessaire d’approfondir les recherches et de recueillir davantage de données sur les garanties adossées à des titres de propriété intellectuelle pour le financement des entreprises par l’endettement.

Les difficultés d’accès au financement ont incité certains gouvernements à promouvoir le financement par emprunt adossé à des titres de propriété intellectuelle. La Chine, par exemple, met en œuvre des programmes étatiques qui encouragent l’utilisation des droits de propriété intellectuelle comme garantie moyennant subventionnement des taux d’intérêt, fonds bancaires spécifiques et directives et outils d’évaluation pour réduire le risque de prêt. Entre 2018 et septembre 2019, des rapports indiquent que dans la seule province du Guangdong des prêts garantis par des brevets d’une valeur de quelque 30 milliards de RMB (plus de 4 milliards de dollars É.-U) ont été accordés, des “milliers” d’entreprises ayant bénéficié de ces dispositifs.

La propriété intellectuelle dans le contexte des subventions à la R-D

Bien que souvent négligés, les droits de propriété intellectuelle peuvent être utiles pour obtenir des subventions publiques à la R-D. On constate ici que la gestion des droits de propriété intellectuelle s’articule autour de deux grands axes.

D’une part, de nombreux programmes gouvernementaux de subventions à la R-D sont conditionnés au dépôt de demandes de brevet ou d’autres titres de droits de propriété intellectuelle sur les fruits de la recherche. Les États veulent encourager les recherches qui débouchent sur la commercialisation de produits et de services, sur lesquels il est requis de détenir des droits de propriété intellectuelle. Cependant, les responsables politiques comme les chefs d’entreprise doivent se pencher attentivement sur la manière dont ces régimes de subventions sont conçus et reconnaître qu’un droit de propriété intellectuelle demandé n’est pas la même chose qu’un résultat de R-D commercialisable. De fait, des efforts de R-D complémentaires considérables sont souvent nécessaires pour atteindre, et dépasser, le stade du prototype après le dépôt d’une demande de brevet d’invention.

D’autre part, les subventions aux consortiums de recherche, en particulier lorsqu’ils sont transnationaux, connaissent une popularité croissante. Dans le cadre du financement de la R-D menée par les consortiums, la propriété intellectuelle réside dans les contrats (ou les ententes) qui régissent les consortiums. Dans ce cas, les participants doivent connaître les conditions d’utilisation ou de partage de la propriété intellectuelle en amont (ce que chaque partie apporte au projet), c’est-à-dire ce que chaque contributeur peut en faire ou non. De même, il doit y avoir accord sur la manière dont les résultats de la recherche mis au point conjointement et convertis en brevets, par exemple (la propriété intellectuelle en aval), doivent être partagés entre les partenaires. Cette forme de gestion de la propriété intellectuelle nécessite l’enregistrement et le dépôt de demandes de droits de propriété intellectuelle ainsi qu’une réflexion stratégique et des compétences en matière de négociation lors de la conclusion des contrats de consortium. Les avantages potentiels, notamment la création de réseaux, l’accès à des financements supplémentaires et le savoir-faire des partenaires du consortium, ainsi que l’acquisition de connaissances, peuvent aller bien au-delà des clauses juridiques officielles de ces contrats.

Marchés et bourses de propriété intellectuelle – une source de financement pour l’innovation ?

Si la propriété intellectuelle peut être utilisée à la fois pour le financement par actions et par emprunt, peut-elle être utilisée pour tirer parti des possibilités de financement sur les places de marché, de la même manière que les entreprises utilisent les bourses d’actions ou d’obligations pour le financement des investissements ?

Les termes “actif” et “propriété” suggèrent que les titres de propriété intellectuelle partagent un certain nombre de caractéristiques avec les titres financiers et qu’il y a une offre croissante d’actifs de propriété intellectuelle, ce qui suggère à son tour une certaine forme de liquidité (à savoir qu’il est facile de trouver des acheteurs et des vendeurs pour transformer les actifs de propriété intellectuelle en espèces à des prix de marché bien définis). Même si la titularité des droits de propriété intellectuelle n’est pas cédée, il existe des signes flagrants (principalement au niveau bilatéral) que la concession de licences est pour de nombreuses entreprises un moyen de plus en plus important de lever des fonds.

La propriété intellectuelle diffère des biens immobiliers en ce que sa valeur est propre au contexte.

La réponse à cette question est qu’il peut en effet y avoir des opportunités, mais que la situation est complexe et appelle une réflexion nuancée.

L’une des principales difficultés rencontrées pour développer les marchés d’actifs de propriété intellectuelle réside dans le fait que toutes les licences de brevet/de propriété intellectuelle ne sont pas identiques. En effet, il existe deux cas de figure différents : les licences dites “bâton” et les licences dites “carotte”.

• On parle de licence bâton lorsqu’une entreprise utilise déjà une technologie et que le titulaire des droits de propriété intellectuelle sous-jacents (une autre entreprise) souhaite que cette entreprise prenne une licence. Ces licences, également connues sous le nom de licences d’exécution, reposent en grande partie sur l’introduction ou la menace d’une action en justice contre les contrefacteurs présumés. C’est ce type de licences qui entre en jeu dans les discussions sur les marchés de monétisation ou de courtage des brevets et autres titres de propriété intellectuelle.
• On parle de licence “carotte” lorsque les parties cherchent activement à se procurer sous licence des connaissances ou des technologies qui les intéressent. Cela implique souvent la concession de licences de brevets, de savoir-faire ou de technologies. Ce type de licence implique un transfert de technologie.

Cette distinction est importante car les deux types de licences présentent des caractéristiques et des besoins potentiels en matière d’aides publiques différents – même si les frontières entre les deux marchés sont, dans une certaine mesure, floues.

Questions communes à toutes les formes de financement adossées à la propriété intellectuelle

En général, les marchés de licences bâton et carotte ne sont pas très liquides. Les licences carotte sont moins fréquentes que les licences d’exécution. L’une des difficultés communes à tous les types de financement par la propriété intellectuelle, qu’il d’emprunt ou d’actionnariat, réside dans l’évaluation.

La propriété intellectuelle diffère des biens immobiliers en ce que sa valeur est propre au contexte. Par exemple et par définition, un brevet protège une seule invention, de sorte que les brevets ne sauraient être assimilés à une matière première uniforme, comme le minerai de fer. En outre, la valeur d’un même titre de propriété intellectuelle peut varier selon les entreprises. Un portefeuille de propriété intellectuelle peut être précieux pour une entreprise compte tenu de sa technologie ou de sa position sur le marché alors même qu’il pourrait être dénué de valeur pour une autre. Un élément de propriété intellectuelle insignifiant en soi s’avérer très précieux dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre d’un portefeuille. Il n’existe pas de méthode standard universellement acceptée d’évaluation de la propriété intellectuelle.

Les actifs de propriété intellectuelle étant propres à une société donnée opérant sur un marché spécifique, il est impératif que toutes les approches et stratégies proposées tiennent compte des particularités liées au contexte.

Les difficultés liées à l’évaluation, à la liquidité et à l’application des droits de propriété intellectuelle constituent également des obstacles majeurs à l’utilisation de la propriété intellectuelle comme garantie dans le cadre du financement par emprunt. Il existe également des obstacles propres au financement par emprunt basé sur la propriété intellectuelle, tels que la réglementation bancaire. Des normes telles que Bâle III définissent un cadre strict concernant le montant des fonds propres qu’une banque doit posséder pour faire face aux risques associés à certains types de garanties. La propriété intellectuelle peut ne pas répondre à ces critères. Tandis que les capital-risqueurs prennent en considération l’entreprise et ses perspectives d’avenir dans leur ensemble, les organismes de prêt se contentent d’évaluer la garantie, à savoir la propriété intellectuelle. Il s’agit peut-être d’un facteur important pour expliquer pourquoi le financement de la propriété intellectuelle par acquisition d’actions est actuellement plus répandu que le financement par l’emprunt, qui reste peu développé.

Recommandations

Il existe pour les entreprises de nombreuses possibilités d’utiliser la propriété intellectuelle pour financer l’innovation simplement en considérant les droits de propriété intellectuelle non seulement comme une police d’assurance, mais plus largement comme un outil de financement. Une bonne compréhension du fonctionnement du système de la propriété intellectuelle, de la valeur potentielle des différents types d’actifs intellectuels et des droits de propriété intellectuelle que détient une entreprise, ainsi que d’excellentes compétences en matière de gestion de la propriété intellectuelle, sont les clés du succès. S’il est évident que certaines formes de financement par la propriété intellectuelle sont assez difficiles à mettre en œuvre, d’autres – comme la propriété intellectuelle dans les contrats de consortiums – représentent un potentiel inexploité.

Dans ce contexte, une série de mesures peut être recommandée aux responsables politiques et aux chefs d’entreprise. Il s’agit notamment d’encourager le recours aux audits de propriété intellectuelle par les entreprises afin de les sensibiliser à la valeur de leurs droits de propriété intellectuelle. Elles comprennent également la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer le savoir-faire des intermédiaires (financiers), en particulier en ce qui concerne l’utilisation des droits de propriété intellectuelle dans des contextes de collaboration. Les mesures visant à améliorer les marchés financiers de la propriété intellectuelle doivent être élaborées avec soin pour éviter tout échec. Il est peu probable que de simples marchés électroniques soient en mesure de traiter la complexité des droits de propriété intellectuelle en tant que catégorie spécifique d’actifs. En définitive, comme les actifs de propriété intellectuelle sont propres à une société donnée opérant sur un marché spécifique, il est impératif que toutes les approches et stratégies proposées tiennent compte des particularités liées au contexte.

Source ©OMPI – OMPI Magazine 2/2021

Auteur : Alfred Radauer, Institut technique supérieur IMC, Krems (Autriche)

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Précisions sur les limites du droit du revendeur de produits authentiques

Arrêt Fruit of the Loom : précisions sur les limites du droit du revendeur de produits authentiques

Dans une affaire opposant la société de droit américain « Fruit of the Loom », titulaire de marques éponymes assez connues pour les produits de la classe 25 (vêtements) et en particulier les t-shirts et sweat-shirts, à la société Tanit, revendeur de produits authentiques, la Cour d’appel de Paris (Pôle V – Chambre 2) a rendu un arrêt en date du 17 mars 2023 condamnant le revendeur précité sur le fondement de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale.

Cet arrêt est intéressant car il rappelle et précise des notions importantes :

• Sur l’épuisement du droit et sur les droits du revendeur de produits authentiques

Fruit of the Loom reprochait à la société Tanit d’avoir déposé et d’exploiter de nombreux noms de domaines comportant le signe « Fruit of the Loom » (par exemple « fruit-of-the-loom.fr ») protégé par plusieurs marques françaises et européennes appartenant à Fruit of the Loom, sans son autorisation.

Tanit se défendait notamment en invoquant l’épuisement du droit. Tanit indiquait qu’elle bénéficiait d’une sorte de licence tacite (sic) l’autorisant à utiliser la marque « Fruit of the Loom » à titre de nom de domaine, dans la mesure où elle revendait des produits authentiques, c’est-à-dire licitement revêtus de la marque du titulaire et commercialisés pour la première fois dans l’Union Européenne par le titulaire ou avec son consentement.

Il s’agit d’une vision trop extensive de la règle d’épuisement du droit (article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle). En effet, s’il est licite de revendre des produits authentiques sur le territoire de l’Union Européenne quand ceux-ci ont été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement, cela n’autorise pas pour autant le revendeur à utiliser la marque comme bon lui semble.

Certes, en principe, le revendeur de produits authentiques dispose du droit d’annoncer cette vente car le droit de promouvoir est en quelque sorte l’accessoire du droit de vendre (par exemple, CJUE, 4 novembre 1997, Dior / Evora, C-337/95).

Cependant, la réservation et l’usage d’un nom de domaine comportant la marque va bien au-delà d’une simple annonce. A l’instar de l’exploitation d’une enseigne dans le monde réel, la réservation et l’exploitation du nom de domaine correspond à un usage de la marque dans la vie des affaires, distinct du droit de vendre, qui relève nécessairement du monopole du titulaire.

Tanit est donc condamnée pour contrefaçon du fait de l’exploitation des noms de domaines reproduisant la marque « Fruit of the Loom » et la Cour ordonne qu’elle procède aux formalités de transfert, à ses frais.

• Sur l’exploitation du nom de domaine reproduisant une marque protégée

Il était prouvé par Fruit of the Loom que la plupart des noms de domaine reproduisant la marque « Fruit of the Loom » étaient exploitée par Tanit car ils redirigeaient vers une boutique de vente en ligne de t-shirts personnalisables.

Il est intéressant de noter que la Cour accepte de prendre en considération, à ce titre, des extraits du site « Archive.org », alors que jusqu’alors la jurisprudence nationale y étaient réticente. Cette remarque est cependant à tempérer car il semble que l’appelante avait reconnue l’exploitation de ces noms de domaine dans ses écritures de première instance. Il est cependant probable que la jurisprudence évolue sur ce point et finisse par admettre (à l’instar de l’Office européen des brevets par exemple) la force probante de constats portant sur les pages du site Archive.org.

Pour d’autres noms de domaine, l’exploitation par Tanit n’était pas caractérisée, de sorte que seule la réservation desdits noms était reprochée. Logiquement, la Cour rappelle une jurisprudence établie selon laquelle la seule réservation du nom de domaine, bien qu’il reproduise la marque, ne constitue pas un acte d’usage dans la vie des affaires et n’est donc pas constitutive de contrefaçon. Il s’agit d’une solution identique à celle retenue en matière de dépôt de marque (Cass. Com., 13 octobre 2021).

Certains noms de domaines, réservés par Tanit, pour lesquelles aucune exploitation n’était démontrée, échappent donc à la condamnation.

Pour finir, on peut regretter la faiblesse de l’indemnisation que Tanit a été condamnée à payer au titulaire des droits :

– 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon

– 10.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale

– 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Il semble que 15 noms de domaines contrefaisants avaient été réservés par le contrefacteur, dont certains, y compris fruit-of-the-loom.fr étaient exploités depuis 2010, privant ainsi le titulaire légitime de la possibilité de les réserver et de les exploiter. Il en a nécessairement résulté une captation illicite de clientèle pour le titulaire ainsi qu’une atteinte à son image de marque extrêmement importante voire irréparable. Il est à craindre que ce manque de générosité ne décourage plus encore les titulaires de défendre leurs droits et titres devant les juridictions françaises.

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Subvention INPI : PASS PI

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Diagnostic Stratégie Propriété Intellectuelle – Bpifrance

Nous avons l’honneur de vous annoncer avoir été retenus par la Bpifrance comme un des cabinets experts dans le cadre du Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels.

Le Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels est un dispositif proposé par la Bpifrance et s’adresse aux PME et ETI cherchant à développer et structurer leurs actifs immatériels (brevets, dessins et modèles, marques, logiciels, données).

Cette offre d’accompagnement a pour objectif de financer une prestation d’analyse et de conseil réalisée par un expert en protection, structuration et valorisation de la PI, et recouvre :

• l’état des lieux des actifs immatériels existants, des actions de valorisation mises en œuvre et des enjeux de construction de ses actifs immatériels;
• les pistes de gestion, de transformation et de création de valeur des actifs PI (enjeux financiers et business).

La prestation est de 3 à 10 jours sur 3 mois pour un montant de 3000 €HT à 10000 € HT maximum.

Bpifrance prend en charge 80% du coût de la prestation.

Cette offre concerne tous les secteurs.

• Start-up et PME indépendante, cliente ou non-cliente de Bpifrance, répondant à la définition européenne de la PME.
• ETI indépendante (moins de 2000 salariés immatriculés en France), cliente ou non-cliente de Bpifrance.
• À l’exclusion des entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne.

Nos équipes pluridisciplinaires d’avocats et de CPI se tiennent à votre disposition pour réaliser ce Diagnostic.

Le lien pour déposer vos demandes avec la possibilité de sélectionner notre cabinet comme expert : DIAG Propriété Intellectuelle (bpifrance.fr)

Ce dispositif nous paraît particulièrement utile dans la mesure où il permet d’aboutir à un pilotage efficace et opérationnel des actifs PI, ces derniers pouvant notamment être utilisés comme des armes stratégiques de développement.

De manière générale, nous encourageons systématiquement et fortement nos clients à bénéficier de ce type de dispositifs, car ils permettent de mieux appréhender les enjeux fondamentaux que sont les actifs PI pour la croissance, le développement et la robustesse des entreprises françaises, en particulier les PME et Startup, face à des nations comme la Chine, la Corée du Sud, les USA, l’Allemagne ou le Royaume-Unis pour lesquelles la « culture PI » est plus avancée.

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Principaux aspects de la propriété intellectuelle pour les petites entreprises

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont essentielles dans une économie de l’innovation en constante expansion. Elles créent de nouvelles technologies et améliorent significativement celles qui existent déjà. Elles conçoivent, fabriquent et commercialisent des produits qui intègrent ces technologies nouvelles ou améliorées et, ce faisant, génèrent des emplois bien rémunérés. Pour toutes ces raisons, les PME sont un pilier essentiel de l’économie mondiale. Elles représentent actuellement 90% des entreprises et emploient près de 70% de la population active dans le monde, selon une enquête du programme SCORE de l’OIT réalisée en 2020.
L’importance cruciale des PME pour les économies nationales est claire : la question est de savoir comment garantir leur succès. Informer les petites entreprises des modalités de protection et de gestion de leurs actifs de propriété intellectuelle est une première étape décisive.
Certes, la protection des droits de propriété intellectuelle n’est pas une tâche facile. Dans de nombreux cas, les technologies mises au point par les PME sont le fruit de collaborations avec d’autres entités, notamment des organismes publics, des universités ou d’autres entreprises, ce qui soulève des problèmes complexes.
Heureusement, pour exploiter la valeur potentielle de leurs actifs de propriété intellectuelle, les PME peuvent compter sur toute une série de droits de propriété intellectuelle. Ceux-ci comprennent les brevets, les secrets d’affaires (notamment le savoir-faire), le droit d’auteur, les droits relatifs aux dessins et modèles et les marques.

Protection des inventions par brevet
Les brevets sont indispensables pour protéger les fruits de la recherche-développement (R-D). Grâce aux droits attachés aux brevets, une PME peut empêcher des tiers d’utiliser l’invention brevetée dans leurs produits. Elle peut également prendre sous licence sa technologie pour conserver sa liberté d’exploitation sur un marché et elle peut générer des recettes grâce aux redevances tirées de la concession de licences relatives à ces technologies à d’autres organisations.
Les PME sont un pilier essentiel de l’économie mondiale.
Dans le cadre des activités de R-D, il est essentiel de mettre en place dès le départ des programmes internes pour administrer les démarches relatives à la création d’une invention, à l’obtention de la protection par brevet ainsi qu’à la gestion et au maintien en vigueur du portefeuille de brevets correspondant.
Les équipes de R-D doivent être conscientes de la nécessité de préserver le caractère confidentiel de leurs travaux techniques, car toute divulgation publique d’une invention avant le dépôt d’une demande de brevet en compromet la brevetabilité.
Les équipes de R-D doivent aussi être conscientes qu’il importe de consigner chaque étape de leur travail, de la conception de l’idée à l’exécution effective de l’invention (première application). Cette documentation est indispensable en cas de litige portant sur l’identité de l’inventeur ou du propriétaire légitime de la technologie.
En plus de ce processus de documentation rigoureux, les entreprises doivent établir une procédure de divulgation et d’évaluation de l’invention. Cette étape comprend généralement un formulaire de divulgation décrivant les principales caractéristiques de l’invention avec suffisamment de détail pour permettre à d’autres chercheurs d’évaluer l’intérêt d’une éventuelle protection par brevet. Idéalement, le processus est suivi de près par une équipe d’évaluation constituée de techniciens expérimentés et d’un conseil en propriété intellectuelle, qui déterminent les meilleures options afin de protéger l’invention (par exemple, au moyen d’un brevet ou du secret d’affaires). Cette équipe étudiera les éventuelles similitudes entre l’invention et d’autres technologies et cherchera à savoir si d’autres sociétés seraient susceptibles l’utiliser. Par exemple, s’agit-il d’une avancée majeure dont les autres acteurs dépendront pour rester compétitifs ? L’équipe étudiera aussi la taille du marché potentiel de l’invention (en particulier si la concession de licences de brevet fait partie du plan de développement) et les endroits où les produits qui l’intègrent seront vendus et fabriqués.
Enfin, il est conseillé aux PME d’établir un programme stratégique axé sur la gestion et le développement de leur portefeuille de brevets. Ces programmes peuvent être administrés par des conseils en brevet ou par une équipe technique ou commerciale interne. Étant donné qu’un brevet n’est opposable que dans le pays qui l’a délivré, et que les taxes de maintien en vigueur sont payables tout au long de sa durée de validité, un tel programme aide à déterminer où il y a lieu de demander la protection et pour combien de temps. Ces variables dépendront du marché cible et de la longévité de l’invention intégrée dans un produit. Si les procédures de délivrance de brevet peuvent être onéreuses pour les PME, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l’OMPI constitue une option économique pour demander une protection par brevet dans plusieurs pays simultanément. Par exemple, en déposant une demande internationale unique selon le PCT, un déposant peut reporter de deux ans et demi le paiement de taxes de dépôt relatives à la demande internationale qui peuvent représenter un montant important, ce qui lui laisse le temps d’estimer la valeur commerciale de l’invention. En outre, un nombre croissant de pays proposent aux PME des réductions des taxes pour rendre la procédure plus abordable.

Secrets d’affaires
Les PME ont également la possibilité de protéger leurs innovations et autres informations confidentielles au titre du secret d’affaires.
La plupart des pays prévoient une protection juridique pour les renseignements confidentiels, notamment les secrets d’affaires. C’est pourquoi un programme axé sur la protection du secret d’affaires complète avantageusement le programme de protection par brevet et joue un rôle essentiel dans toute stratégie d’entreprise en matière de propriété intellectuelle. Les secrets d’affaires sont un type de droit non enregistré, ce qui signifie qu’il n’y a aucune formalité à accomplir auprès d’un office de la propriété intellectuelle pour les protéger.
Les programmes axés sur les secrets d’affaires recensent les informations techniques et commerciales confidentielles et veillent à ce que des accords de non-divulgation soient en place lorsque ces informations sont communiquées à des partenaires, fournisseurs ou autres intervenants potentiels. Ils garantissent aussi que les contrats de travail contiennent des clauses obligeant les salariés à préserver la confidentialité de toute information technique ou commerciale sensible à laquelle ils ont accès dans le cadre de leur travail.
Seules les informations écrites véritablement confidentielles doivent être consignées comme telles. Il peut être tentant d’apposer une mention de confidentialité sur tous les documents, mais un programme de confidentialité trop large peut rendre les informations véritablement confidentielles non protégeables. Il est par conséquent extrêmement important de distinguer les informations confidentielles des informations non confidentielles.
Un programme axé sur les secrets d’affaires veille aussi à ce que seuls les employés qui ont besoin de connaître les informations confidentielles pour exercer leurs activités puissent y avoir accès. Cette précaution réduit le risque de divulgation de ces informations à l’extérieur de l’entreprise.
Une étroite coordination entre les activités relatives aux secrets d’affaires et à la protection par brevet est essentielle, notamment car certaines inventions seront mieux protégées en tant que secrets d’affaires, tandis que d’autres, potentiellement brevetables, devront aussi être traitées en tant que secrets d’affaires jusqu’à ce que les demandes de brevet les concernant soient déposées.

Droit d’auteur et contenus créatifs
Les PME doivent aussi étudier de près la manière dont la protection au titre du droit d’auteur peut soutenir leur activité. Le droit d’auteur, qui permet au titulaire d’empêcher des tiers de copier les œuvres protégées sans autorisation, couvre un large éventail de créations originales, notamment les programmes d’ordinateur et les supports promotionnels.
Le droit d’auteur est immédiat et nait automatiquement dès la création d’une œuvre originale. Autrement dit, l’enregistrement n’est généralement pas nécessaire. Toutefois, il est judicieux d’apposer une mention de réserve du droit d’auteur sur toute œuvre de création diffusée par l’entreprise. L’entreprise informe ainsi le public de son intention de faire valoir son droit d’auteur, ce qui implique que l’auteur présumé d’une atteinte ne peut affirmer qu’il ignorait que l’œuvre était protégée. Bien qu’il n’y ait pas d’exigence formelle d’enregistrer le droit d’auteur, l’enregistrement volontaire peut exister dans certains pays tandis que, dans d’autres, l’enregistrement peut être nécessaire pour faire valoir ces droits. Il est par conséquent conseillé de demander un avis juridique à un spécialiste sur cette question.
Par ailleurs, une PME peut avoir recours à un système d’horodatage numérique afin de prouver qu’une œuvre avait déjà été créée, et que le créateur était en sa possession, à une heure et une date précises. Ces services sont abordables et faciles à utiliser.

Marques et image de marque
Les PME peuvent aussi tirer des avantages notables de la création d’un solide programme axé sur les marques, avec le soutien des équipes chargées de la commercialisation.
Les marques sont au cœur de tout programme axé sur l’image de marque. Elles contribuent à instaurer une relation de confiance avec les consommateurs, permettent aux entreprises de différencier leurs biens et services de ceux de leurs concurrents et d’asseoir leur réputation commerciale.
Les marques offrent une protection uniquement sur les marchés où elles sont enregistrées. C’est pourquoi les équipes chargées de la commercialisation doivent travailler en étroite collaboration avec les spécialistes des marques pour déterminer la disponibilité d’une marque sur les marchés cibles. En matière de gestion des droits attachés à la marque, il est judicieux de créer des directives internes pour garantir l’usage approprié des marques sur les produits et services et les supports promotionnels, en particulier pour éviter qu’ils ne deviennent des termes génériques, lesquels sont inopposables.
Le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques offre une solution pratique et économique pour l’enregistrement et, ultérieurement, la gestion des marques dans un maximum de 124 pays en déposant une demande unique.
Les droits de propriété intellectuelle permettent aux PME de protéger leurs innovations techniques tout en conservant la souplesse nécessaire à l’optimisation de leurs activités commerciales.
À nouveau, ces droits étant privés, il incombe au titulaire de la marque de repérer tout comportement abusif ou toute atteinte à ces droits. Une procédure d’application des droits attachés aux marques doit être engagée devant un tribunal du pays dans lequel l’atteinte a eu lieu et conformément aux lois nationales relatives aux marques, qui prescrivent généralement l’apposition sur les produits et services d’une mention indiquant qu’ils font l’objet d’une marque enregistrée. Les PME doivent remplir ces exigences pour maximiser les dommages-intérêts qui leur seront alloués en cas d’atteinte à leurs droits.

Droits de dessins et modèles
Les PME peuvent aussi renforcer leur image de marque et leur réputation commerciale grâce aux dessins et modèles. L’esthétique est un facteur déterminant pour le succès commercial de tout produit et doit retenir l’attention de toute entreprise. Le design ajoute de la valeur marchande à un produit et lui permet de se démarquer. Les PME peuvent protéger leur investissement dans l’amélioration visuelle de leurs produits grâce aux droits de dessins et modèles, qui peuvent également être protégés par brevet dans certains pays. Les droits de dessins et modèles protègent l’aspect ornemental d’un produit, notamment son apparence, sa forme et sa couleur. Pour les PME, le dépôt d’une demande de protection d’un dessin ou modèle dans différents pays, et la gestion ultérieure de ces droits, peut représenter une réelle difficulté. Le système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels offre un mécanisme international unique permettant d’obtenir, de gérer et de renouveler facilement et rapidement les droits de dessins et modèles simultanément dans plus de 90 pays moyennant le dépôt d’une seule demande internationale.

Lutte contre la contrefaçon
Comme indiqué précédemment, il est de la responsabilité des PME de lutter contre toute atteinte à leurs droits. Quelles sont leurs options ? S’il est clair qu’une atteinte été portée à ses droits de propriété intellectuelle, la PME peut même être en mesure de transformer la situation en une opportunité de développement commercial. Comment ? En négociant un contrat de licence. À défaut, l’entreprise peut faire valoir ses droits devant un tribunal. Pour commencer, il convient d’obtenir un avis juridique spécialisé. Dans certains pays, l’apposition sur un produit d’une mention de réserve des droits de propriété intellectuelle peut permettre à la PME de maximiser les dommages-intérêts si le tribunal rend une décision en sa faveur. Dans ce cas, la période prise en considération pour le calcul des dommages-intérêts commence à courir dès le début de l’atteinte à la marque plutôt qu’à partir de la notification du contrevenant.
Lorsque les ventes sont menacées par les importations de marchandises pirates ou de contrefaçon, on peut demander aux douanes de retenir les marchandises suspectes à la frontière, dans l’attente d’une action en contrefaçon. Dans le cas d’une contrefaçon ou d’un piratage à l’échelle commerciale, l’application des droits dans le cadre d’une procédure civile peut se révéler inefficace, d’où la nécessité de saisir les services de police ou d’inspection.

Collaborations
Les PME collaborent souvent avec des tiers pour obtenir des capitaux, participer à des activités de R-D, mettre des produits sur le marché ou concéder sous licence leur technologie brevetée. De telles collaborations font généralement appel aux droits de propriété intellectuelle.
Lors des négociations, les titulaires de droits doivent être bien au fait de la valeur des actifs de propriété intellectuelle qu’ils investissent dans la collaboration. Une évaluation indépendante de ces actifs permet de se faire une idée plus précise et, potentiellement, d’augmenter le montant du financement ou de l’investissement qui leur sera alloué. Un nombre croissant de sociétés utilisent les actifs de propriété intellectuelle comme garantie. Cette option peut dégager de nouvelles pistes de financement pour les PME, mais elle comporte aussi le risque de perdre les actifs les plus importants de la société en cas de non-remboursement. De la même manière, lorsqu’elles concèdent des licences sur des actifs de propriété intellectuelle, les PME doivent veiller à ne pas grever de manière permanente leur brevet avec telle ou telle licence, ce qui en diminue la valeur (par exemple, en cas de faillite).

Recherches subventionnées à l’aide de fonds publics
De nombreuses PME signent des contrats avec des établissements universitaires publics pour soutenir leurs activités de R-D. Ces relations peuvent générer des avantages notables ; cependant, les PME doivent prendre en considération certains facteurs avant de se lancer.
Premièrement, elles doivent être au fait des politiques publiques en matière de titularité et de gestion de la propriété intellectuelle découlant du projet. Les PME doivent veiller à pouvoir utiliser librement cette propriété intellectuelle, que ce soit par cession des droits ou concession de licence. Cette analyse doit prévoir une stratégie de sortie et la possibilité que la propriété intellectuelle soit utilisée par un acquéreur.
Deuxièmement, les PME doivent veiller à ce que les contrats de collaboration en R-D portent sur toutes les formes de propriété intellectuelle, afin de disposer de tous les droits nécessaires à la commercialisation de l’invention. Par exemple, si un procédé de fabrication unique a été créé dans le cadre de la collaboration, la PME pourrait vouloir le désigner par son nom. Si ce procédé de fabrication est protégé par une marque, la PME devra avoir le droit de l’utiliser sur ses supports promotionnels.
Troisièmement, le contrat doit soigneusement définir le champ d’application de la licence, sa durée, les produits couverts, etc., pour que le preneur de licence puisse fabriquer, utiliser et vendre les produits en question.
Quatrièmement, les parties aux contrats de recherches subventionnées par des fonds publics doivent s’entendre sur la manière de traiter toute amélioration du produit sous licence et permettre aux parties d’avoir un accès suffisant à toute propriété intellectuelle contenue dans ces améliorations.

Conclusions
Divers types de droits de propriété intellectuelle permettent aux PME de protéger leurs innovations techniques tout en conservant la souplesse nécessaire à l’optimisation de leurs activités commerciales. Pour tirer le meilleur parti des droits de propriété intellectuelle, il est essentiel que les PME mettent en place dès le début un programme axé sur la protection de la propriété intellectuelle rigoureux et stratégique. Ce type de démarche élargit considérablement les possibilités et options disponibles. Grâce aux droits de propriété intellectuelle, les PME peuvent poser des limites claires qui facilitent la collaboration, la commercialisation ainsi que la prise de décision à toutes les étapes du développement de l’entreprise.

Source ©OMPI – OMPI Magazine 2/2021
Auteurs : Phil Wadsworth, conseiller principal au Conseil de l’innovation, ancien conseil en brevets principal chez Qualcomm Inc., et Jennifer Brant et Peter Brown, Conseil de l’innovation

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Pour la seconde fois consécutive, Roman-André est nominé au Palmarès du droit Marseille.

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Adhésion de la Chine au système de la Haye, quel impact ?

Le système de la Haye est devenu, depuis sa signature en 1999 au sein de l’Acte de Genève, un incontournable instrument de protection des dessins et modèles à travers ses avantages procurés, à savoir un allègement des coûts ainsi que de la charge administrative de protection des dessins et modèles mais également une facilité de dépôt devant un office unique, l’OMPI.

Cependant ce système se heurtait à une limitation territoriale.

Désormais, depuis le 5 février 2022, le système de la Haye accueille un nouveau membre, il s’agit de la Chine, portant ainsi le nombre de membres à 78.

En effet, à compter du 5 mai 2022, il sera possible de déposer des dessins ou modèles internationaux en Chine et ainsi faciliter leurs dépôts, à la fois pour les créateurs ressortissants en Chine qui pourront rapidement et facilement prétendre à une protection internationale de leurs créations au sein des 94 pays couverts par le système de la Haye, mais également pour les créateurs non-résidents qui pourront protéger leurs dessins et modèles au sein du marché dynamique chinois. Cependant les territoires d’Hong Kong et de Macao ne pourront être couverts par cette protection.

Cette adhésion de la Chine au système de la Haye impliquera en outre des exigences spécifiques parmi lesquelles, l’obligation d’une brève explication des caractéristiques des dessins et modèles, l’application d’une taxe de désignation individuelle, ou encore l’exigence d’une unité de conception en cas de dépôt de dessins et modèles multiples.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et définir une stratégie de protection.

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La Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) et le Brevet Unitaire (BU)

Le projet de la JUB date de la mise en place de l’Office Européen des Brevets (OEB), dans les années 1970. Le 19 janvier, après une dernière longue période d’attente liée à la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne (UE), la phase ultime de création de la JUB a commencé pour une entrée en service effective prévue normalement fin 2022. L’UE va enfin pouvoir se doter d’un système de justice unique au monde, tant par la qualité de ses décisions que par leur rapidité, pour le règlement des contentieux brevets en Europe.

L’UE représente un marché de 450 millions d’Européens, à comparer en particulier au 330 millions d’Américains ou encore au 1,5 milliard du marché chinois ou encore indiens. À l’heure actuelle, le titulaire d’un brevet européen doit agir devant toutes les juridictions nationales, ce qui représente autant de coûts de procédure, d’incertitudes judiciaires et de délais. Bien que le droit de l’UE prévoie des dispositions pour appliquer dans un autre pays de l’UE une décision judiciaire concernant une affaire similaire, de façon pratique, pour faire cesser une contrefaçon de brevet en Europe et obtenir des dommages et intérêts, il faut agir devant toutes les juridictions nationales concernées. Au niveau mondial, le système judiciaire européen actuel n’est pas compétitif en particulier, car trop complexe et trop couteux rapporté à sa population ou son marché.

La création de la JUB vise ainsi deux objectifs principaux : permettre une résolution du contentieux brevet dans un délai d’un an et offrir une uniformité dans la résolution de ces contentieux au travers d’une procédure unique et d’une jurisprudence de qualité (respectivement Articles 7 et 10 du préambule).

Ainsi, les juges sélectionnés pour former les tribunaux et la Cour d’Appel seront ceux présentant l’expérience la plus grande. À côté de ces juges sera généralement présent au moins un juge technique, présentant une qualification technique ainsi qu’une bonne expérience du système légal (procédure civile d’au moins un état de l’UE) et en particulier du contentieux brevet. À la différence du système américain, aucun jury n’est envisagé et compte tenu de la spécialisation des juges, la qualité des décisions devrait être garantie dès la première instance.

De prime abord, la structure de la JUB peut sembler complexe, mais résulte, comme toujours en matière européenne, de compromis politiques et d’arbitrages économiques.

En première instance, la JUB comprend tout d’abord une pluralité de tribunaux dont au moins un dans chaque état de l’UE qui le souhaite. À côté de ces tribunaux dits locaux, la structure de première instance comprend une division centrale dont le siège sera à Paris, divisée en trois juridictions spécifiques par domaine technique : une section couvrant toutes les techniques d’ingénierie à Munich, une section pour la chimie-pharmacie ainsi que les nécessites courantes de la vie précédemment prévue à Londres et relocalisée vraisemblablement à Paris avant de rejoindre Milan ou Amsterdam et enfin une dernière section rassemblant tous les autres domaines techniques, également située à Paris. Les tribunaux locaux et la division centrale forment un ensemble unique constituant la juridiction de première instance de la JUB qui sera dirigée par un juge français.

La Cour d’Appel sera quant à elle localisée au Luxembourg et comportera cinq juges dont deux juges techniques.

De façon pratique, les langues utilisées devant la JUB seront les mêmes que celles utilisées à l’OEB, à savoir de manière prépondérante l’anglais, puis l’allemand et enfin le français.

Outre les deux niveaux d’instances judiciaires, la JUB comprendra un centre de médiation et d’arbitrage, respectivement situé en Slovénie et au Portugal, afin d’autoriser et de promouvoir les résolutions alternatives de conflits, en responsabilité délictuelle ou contractuelle.

Les titres brevets soumis à la JUB seront d’une part le nouveau BU qui forme pour la première fois au monde un brevet valable sur un territoire regroupant plusieurs États, d’où son appellation de brevet unitaire (BU), et d’autre part l’actuel brevet européen. Pour ce dernier, les titulaires auront la possibilité de refuser la compétence de la JUB pour une première durée de 7 ans, renouvelable une fois. Tant pour le BU que le brevet européen, la validité du titre de propriété intellectuelle est réglée par la Convention sur le Brevet Européen, l’OEB étant l’office brevet qui assurera l’examen et la délivrance du BU.

Sur les 27 pays de l’UE, à l’entrée en vigueur de la JUB et du BU à la fin de cette année 2022, seuls devraient manquer à l’appel la Croatie, la Pologne et l’Espagne, pour des raisons essentiellement politiques, bien entendu susceptibles d’évoluer dans le futur.

Ainsi, environ 400 millions d’européens vont se doter d’un outil judiciaire unique au monde autant par la qualité que la rapidité de ces décisions. Nul doute que l’outil stratégique brevet, et par ricochet l’importance des innovations techniques, va s’en trouver renforcer pour les entreprises.

De ce point de vue, il est important de rappeler que ce sont avant tout les PME / PMI qui doivent protéger leurs innovations, car le brevet est le seul moyen de se prémunir contre la copie, le pillage des idées techniques, et ainsi de préserver son avance technologique et ses marges contre des concurrents mieux armés financièrement, industriellement et/ou commercialement.

 

Pablo GAVIN

Avocat au Barreau – Mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets

Attorney at Law – European Patent Attorney

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La demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon

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Roman-André a été récompensé par le Palmarès du droit

Roman-André est fier d’avoir été distingué à l’occasion du Palmarès du Monde du Droit, à Marseille, le mois dernier.

Suite à la création de la SPE en janvier 2020, née de la fusion entre Alexis Roman CPI et Me Jean André, le cabinet Roman-André a concouru pour la première fois au prestigieux palmarès.

Roman-André a gagné 2 prix :
Trophée d’Or du meilleur conseil en Propriété intellectuelle
Trophée d’Argent du meilleur cabinet d’avocat en Brevet, Marques, TIC

Deux trophées que le cabinet dédie à leurs équipes pour leur engagement et à leurs clients pour leur confiance.