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La demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon

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Roman-André a été récompensé par le Palmarès du droit

Roman-André est fier d’avoir été distingué à l’occasion du Palmarès du Monde du Droit, à Marseille, le mois dernier.

Suite à la création de la SPE en janvier 2020, née de la fusion entre Alexis Roman CPI et Me Jean André, le cabinet Roman-André a concouru pour la première fois au prestigieux palmarès.

Roman-André a gagné 2 prix :
Trophée d’Or du meilleur conseil en Propriété intellectuelle
Trophée d’Argent du meilleur cabinet d’avocat en Brevet, Marques, TIC

Deux trophées que le cabinet dédie à leurs équipes pour leur engagement et à leurs clients pour leur confiance.

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Sécuriser et protéger les créations et innovations d’une entreprise en quelques étapes

1. Identifier les créations/innovations

Innovations techniques, innovations non techniques, créations artistiques.

2. S’assurer qu’une création/innovation appartienne à l’entreprise

Règle générale : la création/innovation appartient à la personne physique qui en est l’auteur/inventeur

Exception : Invention de mission (brevet) ou logiciel réalisé par un salarié

→ La cession des droits par voie contractuelle doit être privilégiée.

3. Protéger la création/innovation 

– Par le dépôt d’un titre de propriété industrielle(brevet, marque, dessin&modèle)

– Par la date de création(droit d’auteur)

– Par la mise au secret:

              Identifier les informations devant être mises au secret

              Formaliser et/ou s’en ménager la preuve (ex : enveloppe Soleau)

              Mentionner le caractère secret dans ses offres et autres documents

              Signer des accords de confidentialité (NDA)

N’hésitez pas à contacter le cabinet afin d’obtenir plus d’informations sur la sécurisation et la protection des créations et innovations de votre entreprise.

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Roman-André est nominé au 1er Palmarès du droit Marseille.

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La surveillance de Marques : intérêts et solutions

Si le dépôt de la marque permet de constituer un monopole, la surveillance est l’outil indispensable pour le maintenir.

 En effet, votre marque est le signe à travers lequel vos clients vont identifier votre activité et vous distinguer de vos concurrents. Elle représente votre identité, vos valeurs et votre image.

Afin que vous puissiez bénéficier pleinement du monopole conféré par la marque, il est nécessaire de la protéger et de la défendre en mettant en place une surveillance sur celle-ci.

• Quels intérêts ?

Contrairement à ce que pensent de nombreux déposants, il n’appartient pas à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de vérifier si une marque est disponible. Il est donc tout à fait possible que l’INPI accepte d’enregistrer une marque déjà déposée, sans que le titulaire des droits antérieurs n’en soit informé.

Il appartient donc aux titulaires de s’assurer que les tiers ne portent pas atteinte à leurs droits en surveillant leurs marques.

 La surveillance est d’autant plus stratégique et importante qu’elle permet d’identifier rapidement les dépôts gênants effectués par des tiers afin de mieux s’y opposer, le cas échéant, sans avoir à engager les frais d’une action judiciaire. En effet, certaines procédures administratives, rapides et peu coûteuses, existent pour défendre vos droits mais elles sont enfermées dans un délai très court (par exemple, le délai d’opposition est de 2 mois en France).

On ajoutera que le titulaire d’une demande de marque sera plus enclin à la retirer en amont de son projet, lorsque les investissements de communication autour de la marque n’ont pas encore été engagés.

• Quels risques ?

Le titulaire qui ne surveillerait pas activement sa marque s’expose à une dilution de son monopole en laissant des tiers, potentiellement concurrents, copier ou imiter son signe distinctif lui permettant de rallier sa clientèle.

Par ailleurs, le droit prévoit que le titulaire d’une marque qui aurait toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure est irrecevable à agir. C’est ce que l’on appelle la forclusion par tolérance.

Il est donc nécessaire que le titulaire soit réactif et opère une surveillance active de ses marques pour agir efficacement contre les dépôts susceptibles de le gêner.

• Quelles solutions pour surveiller sa marque ?

Chez Roman-André, nous proposons la mise en place d’une stratégie de surveillance personnalisée. Nous adaptons notre proposition de surveillance en fonction de vos territoires d’intérêt (France, Union européenne, Europe géographique, monde entier, etc.) et des droits que vous souhaitez cibler (marques, dénominations sociales et/ou noms de domaine).

Dans le cadre de cette prestation, nous analysons quotidiennement les nouveaux dépôts afin d’identifier et de vous signaler ceux qui seraient susceptibles de vous gêner. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez agir, nous analysons les chances de succès et vous conseillons sur les moyens d’action les mieux adaptés pour défendre vos droits.

N’hésitez pas à contacter le Département Marques du cabinet afin d’obtenir plus d’informations concernant la surveillance de marques.

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L’importance des droits de propriété intellectuelle pour la performance des entreprises

L’Office européen des brevets (OEB) et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ont publié le lundi 8 février 2021 une étude portant sur le lien entre la possession de droits de propriété intellectuelle (DPI) et la performance des entreprises dans l’Union européenne.

Les résultats de cette étude sont éloquents : les entreprises qui détiennent au moins un DPI génèrent en moyenne un chiffre d’affaires supérieur de 20% à celui réalisé par les entreprises qui n’en possèdent aucun. Ces mêmes entreprises versent par ailleurs des rémunérations en moyenne 19% plus élevées que les autres entreprises.

Selon le président de l’OEB : « Plus votre portefeuille de DPI est solide, plus votre entreprise est performante. Et les entreprises détentrices de DPI ne se contentent pas de générer un chiffre d’affaires supérieur, leurs employés en bénéficient aussi. Ce sont là des enseignements importants pour notre économie et notre société. L’étude dévoile également qu’il existe un important potentiel inexploité pour les PME en Europe, car elle montre qu’elles sont les plus susceptibles de tirer profit de la propriété intellectuelle. De plus, les entreprises qui ont un recours intensif aux DPI sont celles qui ont contribué à nous sortir de la crise financière de 2008. Je suis donc convaincu que l’innovation contribuera à la relance de l’Europe après le COVID-19 ».

L’étude publiée par les Offices européens révèle également une forte disparité selon la taille de l’entreprise concernée : seules 9% des PME possèdent au moins l’un des trois types de DPI (marques, brevets, dessins et modèles), contre près de six grandes entreprises sur dix. Ces chiffres progressent peu d’année en année, alors qu’ils sont exponentiels en Chine.
Selon Yann Ménière, économiste en chef de l’OEB : « Beaucoup de patrons de PME ne sont pas conscients que mieux exploiter leurs actifs immatériels ouvre des possibilités de développement ».

De plus, il apparait que les PME qui combinent différents DPI génèrent un chiffre d’affaires par employé encore plus élevé. Soit 75% de plus pour les PME qui détiennent des brevets et des marques, 84% de plus pour les PME qui détiennent des marques et des dessins et modèles, et 98% supplémentaires pour celles qui possèdent chacun des trois types, par rapport aux entreprises qui ne possèdent aucun de ces DPI.

Outre les DPI visés dans cette étude, il convient également de noter que le savoir-faire peut faire l’objet d’une protection spécifique en France, notamment grâce à la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires. Cette protection suppose également d’être organisée juridiquement.

Chez Roman André, nous sommes persuadés que « le monde d’après » se prépare par l’innovation, notamment en matière de santé et de développement durable, mais aussi par le design et la transmission des savoir-faire ancestraux.
C’est pourquoi nous mettons toute notre expertise en matière de propriété intellectuelle à votre service, pour protéger vos innovations, vos connaissances, les défendre, les valoriser et les transmettre.

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Le rôle de l’avocat dans le dépôt de dessins et modèles

Un dessin (deux dimensions) ou un modèle (trois dimensions) est un titre de propriété industrielle destiné à protéger les contours de l’apparence d’une création utilitaire.

Il s’agit d’un droit hybride, entre l’esthétique et le fonctionnel.

Outre des considérations formelles, il répond principalement à deux conditions de validité : la nouveauté (ou l’absence d’antériorité « de toutes pièces ») et le caractère propre ou individuel (l’absence de création antérieure générant la même impression d’ensemble pour l’utilisateur averti).

L’opposabilité de ses contours est également soumise à ce que ceux-ci ne soient pas exclusivement fonctionnels, c’est à dire qu’ils doivent répondre non seulement à un impératif fonctionnel, mais également à des considérations esthétiques.

Le dépôt d’un dessin ou modèle requiert donc :

– De savoir déterminer des lignes qui caractérisent l’aspect du dessin ou modèle par rapport aux créations antérieures (les autres lignes ne devant pas être revendiquées)

– De cerner les caractéristiques qui obéissent non seulement à des impératifs fonctionnels mais également à des considérations esthétiques.

Peuvent être soumises à l’Office concerné, à cet égard, des photographies, des schémas, des modélisations 3D ou/et des dessins, selon les cas.

En outre, les vues les plus appropriées doivent être déterminées afin d’offrir une protection optimale aux contours de l’objet concerné.

La protection demandée ne doit pas être trop large, auquel cas le dépôt risque de se heurter aux créations antérieures, ni trop étroite, sous peine de restreindre sa portée et ainsi de permettre aux tiers de le contourner facilement.

Le dépôt d’un dessin ou modèle doit donc être effectué par un juriste spécialisé capable de maîtriser les contraintes susvisées, pour assurer une protection efficace et limiter les risques d’annulation.

Idéalement, le dépôt doit également être supervisé par un avocat spécialiste du contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles. En effet, seules la connaissance approfondie de la jurisprudence des tribunaux et l’expérience de la pratique des litiges permettent d’anticiper les contestations de validité, les obstacles à la protection et les arguments susceptibles d’être invoqués par le contrefacteur pour échapper à la condamnation.

C’est pourquoi Roman André offre à ses clients la mise en place d’une équipe de juristes et d’avocats spécialisés dès le projet de dépôt d’un dessin ou d’un modèle.

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BREXIT : Quel impact ?

A compter du 1^er janvier 2021, les marques et les modèles qui désignent l’Union européenne (UE) ne vous protègeront plus au Royaume-Uni. Cela concerne en pratique : les marques de l’UE, les modèles communautaires ainsi que les marques et modèles internationaux désignant l’UE.

Si vos titres de propriété intellectuelle concernés sont déjà enregistrés et publiés, l’Office du Royaume-Uni (UKIPO) procédera automatiquement et gratuitement à un clonage de votre titre au Royaume-Uni. Vous détiendrez ainsi un nouveau titre national de propriété intellectuelle au Royaume-Uni.

Pour les titres déposés mais non encore enregistrés (ou dont la publication a été ajournée, pour les modèles), le clonage ne se fera que sur demande et sera payant. Le délai pour procéder à cette demande expirera le 30 septembre 2021. 

Pour les cas de clonage automatique, notre Cabinet aura le plaisir de vous offrir la prise en charge des frais de gestion liés à la création des nouveaux titres dans nos logiciels métier.S’agissant des cas de clonage sur demande, nous vous contacterons directement (si vous êtes concernés) afin de vous informer des démarches à prévoir, le cas échéant.

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES

Pour optimiser votre protection :

1) Signalez-nous rapidement tout changement lié à vos titres (transfert de propriété, changement d’adresse, etc.) afin que nous procédions si possible aux inscriptions requises avant que le clonage soit effectué.

2) Vérifiez vos contrats et accords (notamment leur portée géographique) et interrogez votre Conseil.

3) Anticipez les frais à prévoir pour renouveler vos nouveaux titres au Royaume-Uni. A noter que tout titre de l’UE dont la date de renouvellement intervient après le 1^er janvier 2021 devra également être renouvelé au Royaume-Uni.4) Si vous avez des intérêts stratégiques au Royaume-Uni mais n’êtes pas certain d’être (bien) protégé sur ce territoire, sollicitez votre Conseil habituel.

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COVID-19 et force majeure

Depuis janvier 2020, l’épidémie de COVID-19 se propage, avec notamment l’existence d’une « première vague » en France entre les mois de mars et mai 2020, puis une « seconde vague » à compter du mois de septembre 2020. Cette épidémie a contraint le Gouvernement Français à prendre des mesures de restrictions exceptionnelles de fermeture jusqu’à nouvel ordre de tous les commerces et lieux dits « non essentiels » à la vie du pays tels que les restaurants, cafés, cinémas, discothèques ; des mesures d’interdiction des rassemblements et des déplacements sauf motifs dérogatoires ; des mesures de confinement des populations et de fermeture/contrôle des frontières du pays.

Depuis le 1er octobre 2016, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil (alinéa 1) : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

La définition d’un événement de force majeure posée par le Code civil, et les conséquences que cet événement emporte, ne sont pas d’ordre public, de sorte que les parties sont libres de compléter ou de modifier contractuellement les dispositions légales.

Le régime de la force majeure prévu par le Code civil (article 1218 al.2) prévoit que : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Pour établir si l’épidémie de COVID-19 constitue un cas de force majeure,  il convient donc de vérifier, au cas par cas, si celle-ci constitue un événement imprévisible et irrésistible pour les parties, eu égard à la nature des prestations contractuelles. Le caractère incontrôlable (pour les cocontractants) de l’épidémie ne fait ici pas débat.

Certaines juridictions ont d’ores et déjà qualifié la crise du COVID-19 de cas de force majeure (v. not. Cour d’appel de Bordeaux, 19 mars 2020, n°20/01424, Cour d’appel de Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098, statuant en matière de contentieux de liberté et détention et T. com. Paris, ord. réf., 20 mai 2020, n° 2020-16407, confirmé par la Cour d’appel de Paris, 28 Juillet 2020 – n° 20/06689).

En pratique, s’agissant de l’imprévisibilité de l’épidémie, celle-ci devrait être considérée comme acquise pour les contrats conclus avant le début de l’année 2020, rien ne laissant présager à cette époque de l’ampleur de la crise. A l’inverse, pour les contrats conclus depuis le début de l’année 2020, et a fortiori depuis le mois de mars 2020, il est probable que l’épidémie de COVID-19 ne soit pas considérée comme un cas de force majeure car l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat[1].

S’agissant de irréversibilité de événement, la date à laquelle la crise est devenue « irrésistible » pour chacun des prestataires variera selon la nature de la prestation convenue entre les parties et l’effet sur ces prestations des différentes mesures gouvernementales d’interdiction.

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N’hésitez pas à contacter directement notre cabinet, qui pourra vous conseiller utilement sur la mise en œuvre des dispositions précitées.

[1] Par exemple, s’agissant de l’épidémie de chikungunya en 2006, les tribunaux ont considéré que « l’épidémie de chikungunya a débuté en janvier 2006 et ne peut être retenue comme un événement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août suivant après une embauche du 4 juin. […] Ainsi, dans les faits, la force majeure alléguée fait défaut » (Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114).

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Synergie des compétences au sein d’une SPE

Une SPE c’est quoi ?

Instituées par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi Macron, les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) autorisent l’exercice de la profession d’avocat et de Conseils en Propriété industrielle au sein d’une même structure.

Aujourd’hui, seules quelques SPE regroupant des CPI et des avocats ont été créées, essentiellement à Paris. ROMAN-ANDRÉ est la première SPE de ce type à Marseille et dans la région Sud.

Pourquoi exercer en SPE ?

ROMAN-ANDRÉ est issu de la fusion de deux acteurs historiques de la propriété intellectuelle à Marseille : le cabinet ROMAN (cabinet de CPI créée en 1892) et le cabinet Bonnaffons X André (avocats spécialisés en contentieux du droit de la propriété intellectuelle depuis 1975).

Pour simplifier le propos, les CPI gèrent essentiellement la partie « administrative » des titres de propriété industrielle (PI), en vue de leur délivrance par les offices concernés. Les avocats gèrent essentiellement le contentieux « judiciaires » de ces mêmes titres de PI devant les tribunaux.

Nous avons choisi d’exercer en SPE pour développer une structure à guichet unique (un seul point d’entrée) capable d’offrir à nos clients un accompagnement global en matière de propriété intellectuelle, du dépôt des titres PI (brevets, marques, dessins et modèles) à leur défense devant les offices administratifs et les tribunaux. C’est une offre complète de services, du dépôt au litige, en passant par le financement et la rédaction de contrats.

Nous sommes particulièrement sensibles au monopôle que confère un titre PI et sommes convaincus que la valeur principale d’un titre PI dépend de sa capacité à être imposé et défendu dans le cadre d’un litige, d’un audit, d’une évaluation, d’une négociation de licence ou de cession.

Aussi, une bonne maîtrise du contentieux permet de mieux rédiger un brevet, de mieux déposer une marque ou un dessin & modèle. Parallèlement, cette qualité des titres déposés et la maîtrise des procédures administratives permettent de mieux aborder les phases pré-contentieuses et contentieuses. C’est un cercle vertueux dans lequel s’inscrit la SPE.

Cette approche « offensive » du droit de la propriété intellectuelle constitue pour ainsi dire notre ADN, ce qui d’une part est apprécié par les clients, et d’autre part, nous distingue de nos concurrents.